Грундула А.В., умышленно зарегистрировавшего на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его наименование (либо иное средство индивидуализации) как участника экономического оборота, а обозначение «Kodak», то есть товарный знак другого юридического лица, не исследовались вопросы о смешении доменного имени ответчика с товарным знаком истца и получении ответчиком возможности вследствие указанных действий привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей товаров под товарным знаком «Kodak», поскольку товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта, суду следовало также оценить вероятность получения предпринимателем экономической выгоды от посещения пользователями сети Интернет страницы с доменным именем www.kodak.ru, на которой размещалась информация о его магазине и о наличии на нем товаров, обозначенных товарным знаком «Kodak».

Президиум также указал, что при новом рассмотрении спора судам необходимо проверить, не предпринимались ли ответчиком попытки продать или иначе передать доменное имя собственнику товарного знака, и оценить наличие на сайте информации о принадлежности прав на него иному лицу.

Таким образом, ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности была применена Президиумом ВАС РФ при разрешении дела № 1192/00 с учетом следующих обстоятельств:

• ответчик по делу являлся индивидуальным предпринимателем;

• он умышленно зарегистрировал на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его наименование (либо иное средство индивидуализации) как участника экономического оборота, а обозначение «Kodak», то есть товарный знак другого юридического лица;

• товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта и иных обстоятельств.

При принятии постановления № 5560/08 от 11 ноября 2008 года (домен denso.com) ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности была применена Президиумом при разрешении спора, возникшего между двумя коммерческими организациями – японской компанией «Denso Corporation» и обществом «ДенСо» с учетом следующего:

• Центр посредничества и арбитража ВОИС признал действия общества по регистрации и использованию доменного имени denso.com недобросовестными и постановил передать его компании;

• требование о признании права на использование доменного имени denso.com заявлено обществом «ДенСо » к компании «Denso Corporation» как возражение против ее требования о защите исключительных прав на товарный знак denso и фирменное наименование и направлено на преодоление решения вынесенного административной группой посредничества и арбитража ВОИС (в соответствии с п. 2 ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах ).

Для разрешения споров, возникающих в связи с использованием доменных имен, в рамках административной процедуры, принятой корпорацией ICANN, в том числе в домене .COM, используются правила UDRP (Единой политики разрешения доменных споров), являющиеся приложением к типовому соглашению о регистрации любого домена в зоне .com. Соответственно, на разрешение споров в рамках административной процедуры по указанным выше правилам общество «ДенСо» согласилось при регистрации своего доменного имени.